Hace casi medio siglo, una disputa sobre el camarón llevó a la expansión global de los derechos de patente de los Estados Unidos. [VIDEO]

En la década de 1960, se descubrió que una serie de máquinas reveladoras de camarones fabricadas por Deepsouth Packing Company infringía las patentes propiedad de su competidor, Laitram Corporation. Para eludir el descubrimiento de la infracción y continuar vendiendo a sus clientes extranjeros, Deepsouth dividió las máquinas en subconjuntos y las envió al exterior en tres paquetes separados; las máquinas se ensamblarían posteriormente en los sitios de los clientes. Debido a que Deepsouth estaba fabricando y vendiendo las máquinas en piezas, las máquinas como un todo, técnicamente hablando, no estaban "hechas" o "usadas" en los Estados Unidos.

Y debido a que la Ley de Patentes de ese momento solo prohibía tales actividades dentro de las fronteras de los EE. UU., El Tribunal Supremo concluyó que las actividades de Deepsouth no podían constituir una infracción de patente. Pero al hacerlo,

Así comenzó la expansión del alcance territorial de las patentes de EE. UU. Para capturar actividades más allá de las costas de EE. UU., A pesar de que el poder judicial invocó repetidamente la "presunción contra la extraterritorialidad" de las patentes de los EE. UU. Esa expansión está siendo revisada a través de otro caso, el Tribunal Supremo está revisando este término, WesternGeco v. ION Geophysical, en el cual el tribunal determinará si las ganancias perdidas en el extranjero pueden ser apropiadamente capturadas como daños y perjuicios por infracción de una patente estadounidense.

Embalaje Deepsouth v. Laitram '

En Deepsouth Packing, el Tribunal Supremo se basó en gran medida en la presunción contra la extraterritorialidad de la legislación estadounidense para llegar a la conclusión de que la actividad de Deepsouth no podía constituir una infracción de una patente estadounidense. Deepsouth Packing Co. v. Laitram, 406 US 518, 531 (1972) ("Nuestro sistema de patentes no reivindica el efecto extraterritorial, [y no] está destinado a operar más allá de los límites de los Estados Unidos"). A la luz de esta presunción, el tribunal indicó que no estaría dispuesto a ampliar el alcance geográfico de las leyes de patentes y cerrar la laguna identificada. Pero la decisión también vino con una fuerte disensión del juez Blackmun, que argumentó:

Si esta protección constitucional [del Artículo I, Sección 8, Cláusula 8, que busca promover el "Progreso de la Ciencia y las Artes Útiles"] debe ser plenamente efectuada, debe extenderse a un infractor que fabrica en los Estados Unidos y luego captura los mercados extranjeros del titular de la patente.

El mandato constitucional no puede limitarse a la fabricación y venta en los Estados Unidos. El infractor podría entonces cosechar los frutos de la economía estadounidense: tecnología, mano de obra, materiales, etc., pero no estaría sujeto a las responsabilidades de las leyes de patentes estadounidenses. No podemos permitir que un infractor disfrute de estos beneficios y luego se le permite quitar una parte de la protección del titular de la patente.

Carné de identidad. En 534. A pesar de la disidencia, el tribunal concluyó que no podía aplicar la ley de patentes de los EE. UU. a actividades extraterritoriales sin "una señal clara y cierta del Congreso" a tal efecto.

La extraterritorialidad nace, pero tiene sus límites

En 1984, el Congreso respondió al llamado de la Corte Suprema y promulgó 35 USC §271 (f). El Congreso, en esencia, tomó las causas domésticas de acción por infracción inducida, ya codificada en §271 (b), y la infracción indirecta, ya codificada en §271 (c), y expandió su alcance globalmente para casos en los que algunos o todos los componentes de los productos de componentes múltiples provienen de los Estados Unidos. Ver Historia Legislativa de la Ley de Enmiendas de la Ley de Patentes de 1984, 130 Cong. Rec. H10522-32 (diario ed. 1 de octubre de 1984). El Congreso señaló específicamente que la disposición "responde a la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Deepsouth Packing[], sobre la necesidad de una solución legislativa para cerrar una laguna en la ley de patentes". Id. en H10525 (declaración del Rep. Kastenmeier).

Solo cuatro años después, el Congreso amplió nuevamente la aplicabilidad extraterritorial de las leyes de patentes de los Estados Unidos cuando promulgó la §271 (g). Esa sección hace que sea ilegal en ciertas circunstancias importar a los Estados Unidos un producto que está hecho de un proceso patentado o método realizado en el extranjero.

Sin embargo, los tribunales han seguido teniendo cuidado de limitar la aplicación extraterritorial de patentes de los Estados Unidos. De hecho, como advirtió el Tribunal Supremo, "[l] a presunción de que las leyes de los Estados Unidos rigen a nivel nacional pero no rigen el mundo se aplica con particular fuerza en la ley de patentes". Microsoft v. AT & T, 550 US 437 (2007). Los tribunales se han mostrado reacios a ampliar el alcance de los derechos de patente más allá de las costas de EE. UU., O al menos haber adoptado un enfoque conservador al hacerlo, por lo general solo cuando, y en la medida en que un estatuto apoya explícitamente [VIDEO]la extraterritorialidad.

La tendencia a aplicar de manera conservadora los estatutos de patentes extraterritoriales se ha confirmado en varios casos, incluidos Microsoft v. AT & T , 550 US 437, 449 (2007) (se concluye que el software no almacenado en un medio tangible es incomestible y, por lo tanto, "no coincide con la categorización del §271 (f): 'componentes' susceptibles de 'combinación' '); Los marcapasos cardíacos v. St. Jude Medical, Inc . , 576 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2009) (encontrando que el §271 (f) no puede aplicar para patentes de métodos o procesos, porque un paso de un método no califica como un "componente" que puede ser "suministrado" desde los Estados Unidos); Life Techs. v. Promega, 137 S. Ct. 734, 741 (2017) (sosteniendo que un solo componente de una invención de componentes múltiples no puede, por ley, satisfacer el requisito de "porción sustancial" de §271 (f) (1) -incluso para un sistema que tiene solo dos componentes); y Bayer AG v. Housey Pharms. , 340 F.3d 1367, 1376-77 (Fed. Cir. 2003) (encontrando que "información" no puede ser un componente infractor, porque §271 (g) se limita a productos físicos que son "fabricados").

El Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ahora está de nuevo preparado para considerar el alcance geográfico de las patentes de EE. UU., Esta vez con respecto a la cuestión de los daños y perjuicios, después de su concesión de certiorari en WesternGeco v. ION Geophysical , cert. Concedida, 138 S. Ct. 734 (12 de enero de 2018) (número 16-1011).

WesternGeco entabló una demanda contra ION Geophysical por infracción de patentes dirigidas a equipos para realizar estudios sísmicos en alta mar, que mapean el lecho oceánico para ayudar a identificar las ubicaciones de perforación de petróleo y gas. Después de un juicio en el Distrito Sur de Texas, un jurado encontró una infracción y otorgó daños a WesternGeco en forma de $ 93.4 millones en ganancias perdidas y $ 12.5 millones en regalías razonables.

Las partes apelaron y contra peligraron en varios asuntos, incluido el desafío de ION de que la adjudicación de ganancias perdidas por parte del jurado fuera impropia, ya que se dirigía a la pérdida de contratos por servicios que se realizarían en el extranjero. ION argumentó que WesternGeco no podía recibir ganancias perdidas como resultado de la imposibilidad de ganar estos contratos, ya que estos eran contratos para servicios que se realizarían en alta mar, fuera del alcance de las leyes de patentes de los EE. UU.

El Circuito Federal estuvo de acuerdo con ION e invirtió la adjudicación de ganancias perdidas del jurado. El tribunal comenzó reconociendo que "[l] a presunción contra la extraterritorialidad está bien establecida y es indiscutible". WesternGeco v. ION Geophysical, 791 F.3d 1340, 1349 (Fed. Cir. 2015), cert. Concedido, sentencia desocupada sub nom. WesternGeco v. ION Geophysical , 136 S. Ct. 2486 (2016). El tribunal también se basó en su decisión anterior en Power Integrations v. Fairchild Semiconductor Int’l, 711 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2013), en la que el Circuito Federal había rechazado anteriormente una reclamación de daños y perjuicios basada en ventas perdidas en mercados extranjeros.

El juez Wallach, en una larga disidencia, argumentó que las disposiciones de §§271 (f) y (g) son excepciones legales a la presunción general contra la extraterritorialidad, y señaló la política en nuestras leyes de patentes que respalda la compensación total a un titular de patente dañado. Además, la disidencia distinguió la decisión de Power Integrations de estar motivada por una preocupación declarada de que los daños reclamados en ese caso estaban demasiado tenuemente conectados a la infracción. La disidencia también observó que el titular de la patente en Power Integrations podría haber recurrido a patentes extranjeras para reclamar daños y perjuicios por el uso en el extranjero de la invención, mientras que en WesternGeco esa opción no estaría disponible porque la conducta en cuestión se produjo en aguas internacionales.

WesternGeco apeló la revocación del Circuito Federal, buscando restaurar la indemnización por daños y perjuicios perdidos. En su escrito, WesternGeco argumenta, entre otras cosas, que el texto simple de la ley de daños y perjuicios, 35 USC §284, estipula una compensación completa por infracción de patentes, y que la decisión del Circuito Federal que revoca la adjudicación de beneficios perdidos "sistemáticamente infravalora a los titulares de patentes y los incumplimientos". El Congreso reabrirá la brecha precisa que el Congreso intentó cerrar”. Escrito para el peticionario al 2, (No. 16-1011), 2018 WL 1083739. El Procurador General de los Estados Unidos presentó un escrito en apoyo de las posiciones de WesternGeco. Ver Informe para Estados Unidos, (N ° 16-1011), 2018 WL 1168813.

El Tribunal Supremo está listo para escuchar los argumentos orales el 16 de abril de 2018.En última instancia, la decisión del Tribunal Supremo en WesternGeco podría tener un impacto significativo en el alcance internacional de las patentes de EE. UU. [VIDEO]Y podría aumentar las apuestas no solo para las empresas que operan en los Estados Unidos, sino también para sus socios comerciales en todo el mundo.